各方间审查中修改索赔的地震(负担)转移

自《 Leahy-Smith美国发明法》通过以来(“AIA”),对于在跨部门审查(IPR)中对专利提出异议的专利所有人来说,修改其异议主张非常困难,即使不是不可能。截至2016年4月30日,专利审判和上诉委员会(PTAB)完全拒绝了118个专利所有者提出的修改提案中的112个,部分拒绝了其余六个知识产权中的四个的修改提案。

今天’由美国联邦巡回上诉法院在2004年做出的临时裁决 Aqua Products,Inc.诉美国专利商标局,第2015-1177号案件(2017年10月4日,联邦巡回法院)(启用)可能会完全改变与专利权人要求修正案的成功有关的知识产权格局。

Aqua Products,Inc.诉美国专利商标局,美国联邦巡回法院在专利权人修改IPR期间的权利要求时,考虑了负担的适当分配。在作出此决定之前,要求专利所有人证明在知识产权期间对现有记录技术提出的任何权利要求修改的可专利性。如上所述,很少有专利拥有者能够成功承担这一负担。

根据Aqua裁决,知识产权中的请愿人–质疑专利主张的一方– now bears the “burden of persuasion”证明所有不专利性的主张。的“burden of persuasion” refers to a party’我们有义务说服事实调查者(例如PTAB)其立场是正确的。在这种转移的负担下,当专利拥有人提出修改的权利要求以克服IPR中引用的现有技术时,请愿人现在必须说服PTAB修改后的权利要求仍不可申请专利。

PTAB将如何实际应用这一新标准还有待观察。但是,该决定确实强调了请愿人选择的现有技术在形成知识产权挑战的基础上的重要性。当面对强大的现有技术挑战时,专利所有者可能仍然发现自己无法使用,并且无法提供有意义的权利要求修正。

随着这种负担的逆转,原本在任何知识产权中都较少关注的索赔修正案现在可能会成为这些诉讼程序的重点。鉴于知识产权请愿人中概述的现有技术的组合,请愿人应仔细审查专利公开并预期可能的权利要求修正。

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