应用范围"发明概念" after New China Patent Examination Guidelines
Application of "Invention Concept" after New China Patent Examination Guidelines

2019年11月,中国国家知识产权局(“CNIPA”)发布了适用于中国的新专利审查指南’s “inventive ST ep”要求,可专利性标准大致相当于美国的“non-obviousness.”中国专利法定义“inventive ST ep” such that the invention has a prominent substantive feature and represents notable progress. Under the new Guidelines, 创造性 can be determined as a whole from a perspective of “invention concept.”

关于“inventive ST ep,”中国审查员主要使用三步测试,包括:(1)确定最接近的现有技术参考; (二)确定发明的明显技术特征和发明实际解决的技术问题; (3)确定本发明对本领域普通技术人员是否显而易见。此三步测试类似于用于评估美国专利权利要求显而易见性的Graham诉John Deere标准。然而,三步测试具有一个固有的缺陷,即中国审查员经常将要求保护的发明分成多个技术特征,并因此将这些技术特征与现有技术参考文献中的相应特征一一进行比较,从而破坏了要求保护的完整性。发明。尽管先前的《审查指南》中有某些措辞可以防止审查员破坏发明的完整性,但实际上,中国审查员会错误地拒绝许多本应允许的专利申请。 CNIPA意识到三步测试的内在缺陷,并于11月1日发布了新指南ST ,2019。

在新指南中,特定语言从“根据区别特征可以达到的技术效果确定本发明实际解决的问题。“根据所要求保护的发明中的区别特征所能达到的技术效果确定本发明实际解决的技术问题。”同时,增加了以下句子:“用于相互支持的技术特征,具有互动关系,技术特征及其之间的关系应作为一个整体来考虑。”该修改强调,确定发明实际上解决的技术问题不仅应基于区别特征本身的功能或作用,而且应基于整个发明解决方案通过区别特征可以实现的技术效果。 。同时,当确定由所要求保护的发明解决的技术问题时,应当将在功能上相互支持并且彼此具有交互关系的那些技术特征视为一个整体。

本指南的修改等同于从发明概念的角度对要求保护的发明进行整体审查的方向。发明概念的一般含义是审查员应从本领域技术人员的角度客观地看待发明,从发明的背景出发,并根据发明人解决的技术问题进行比较。最接近的现有技术参考文献(以下统称为“发明”解决方案,其解决方案和整体技术效果)“D1”),以确定本发明与D1之间是否存在本质区别。如果现有技术没有教导或暗示本发明的解决方案,则本发明具有创造性。

发明构思评估可以如下进行:发明背景→后台存在的问题(例如,本发明解决的技术问题)→解决技术问题的技术方案→技术方案所达到的技术效果。以上过程与新准则中的“整体比较”的思想相对应。实际上,上述第一过程和第二过程通常可能会产生差异(即,本发明和D1之间要解决的不同背景/问题),这又可能导致不同的技术方案和不同的技术效果。最近,在中国的专利无效诉讼中,越来越多地使用基于发明概念的Office Action响应策略。因此,我们有理由相信,由于新指南的出台,越来越多的《 Office Action》将在中国的专利起诉中使用与发明概念有关的策略。在下文中,提出了应用发明概念的四种不同的响应策略。

1.审查员根据三步测试确定的技术问题是不准确的。

如果审查员确定的技术问题不准确,申请人可以提出争辩,即应从其发明概念的角度确定由本发明解决的技术问题。如上所述,当审查员识别出本发明解决的技术问题时,可以将区别技​​术特征与本发明解决方案分开,从而忽略本发明与D1之间的发明概念差异。当做出答复时,申请人可以专注于本发明构思的上述过程,并因此重新确定本发明解决的问题。此响应策略可以分为以下两类:

(a)一项发明与D1解决了相同的技术问题

如果由发明解决的技术问题和D1相同,则申请人可以具体地相对于D1重新识别由本发明解决的技术问题,而不是由他们两个都解决的相同技术问题。例如,在第34918号专利失效决定(关于中国专利第201420749231.8号)中,D1和该专利均分别公开了链条驱动的管状电机。两种电动机都属于同一技术领域,并且具有相同的基本结构,包括电动机组件和链条组件。一项独特的技术特征着重于其离合器机构的特定结构差异。该决定的结论是,具有鲜明技术特征的技术问题是要提供另一个离合器机构。然而,根据说明书,本发明解决的问题是在链条操作期间防止电动机意外通电并损坏电动机。通过关闭电源时使用电磁离合器切断其离合器机构,可以解决该特定问题。 D1也意识到了这个问题,并通过在离合器机构上增加一个手动开关来解决了这个问题。可以看出,本发明和D1使用了两种完全不同的解决方案来解决相同的问题。如果该决定将本发明解决的技术问题确定为“提供另一离合器机构”,那将不能反映出D1和本发明之间的实际差异。因此,更准确地将本发明关于D1解决的问题重新识别为“提供一种在电动机以另一种链状状态通电时避免损害电动机的机构”。通过本发明解决的这种重新识别的技术问题可能导致了余量。

(b)一项发明与D1解决了不同的技术问题

如果发明所解决的技术问题不同于D1解决的技术问题,则申请人可能会争辩说,应基于发明的发明概念而不是特定的区别性技术特征来识别发明所解决的问题。相互支持且具有交互关系的技术特征可以组合在一起,以标识已解决的技术问题和达到的技术效果。例如,本发明不仅可以通过权利要求中的一个区别技术特征来解决节能问题,而且还可以通过与该区别技术特征有关的其他技术特征来解决节能问题。

2.审查员根据三步测试确定的技术问题是准确的

如果申请人认为由审查员确定的技术问题是准确的,则可以认为D1没有本发明解决的特定技术问题,因此本领域技术人员没有动机沿着D1的方向改进D1。发明。换句话说,由于D1没有公开,教导或暗示本发明所解决的技术问题,因此本领域技术人员没有动力来改进D1以克服这种技术问题。如果没有动机来改进D1,则即使将D1与其他现有技术参考进行组合以最终得出本发明,也不意味着将现有技术参考进行组合。如果没有这种暗示,则本发明包括创造性的步骤。作为与本发明最密切相关的现有技术参考,D1不应与本发明所关注的技术问题无关。如果D1与本发明解决的技术问题无关,则本领域技术人员通常将沿不同方向改进D1,从而导致与本发明所要求的解决方案不同。

例如,在对中国专利申请第201510747027.1号的起诉中,解决了一种技术问题,即电子密码锁在锁定状态下可以通过外力旋转。 D1公开了一种具有锁定结构的锁,以防止该锁在外力作用下在其锁定状态下旋转。根据D1的发明构思,由于锁的锁定结构,锁不能通过外力旋转。因此,本领域技术人员没有动机来改进D1公开的锁,以获得要求保护的锁的特定结构。尽管用于D1中的控制和传输的某些组件与本申请中公开的组件相似,但D1的发明概念与本申请完全不同。

又例如,在专利失效决定第41926号(关于中国专利第201420682500.3号)中,该专利公开了一种电子烟,该电子烟可以防止其加热部分的金属丝因挤压和摩擦而断裂。 D1还公开了一种电子烟和安装在电子烟内部的热敏电阻箔,使得D1中的箔(用于电线)完全不会被挤压和摩擦损坏。因此,D1与专利所解决的技术问题无关。

3. D1和一项发明相互矛盾

在某些情况下,D1与发明有很大不同,如果将要求保护的发明的发明概念应用于D1,则无法达到D1公开的解决方案。例如,在第31795号专利失效决定(关于中国专利第200510037670.1号)中,该专利公开了一种由 “高温工艺”,而D1使用“低温方法”处理耐热的无机结合剂以形成搪瓷涂层。该专利在技术领域,解决的技术问题,技术因此,以D1为起点并将其改进为“高温”的搪瓷涂层处理,将与D1的整个发明构思背道而驰。本领域技术人员沿专利公开的方向改进D1的解决方案,以最终得出专利的发明构思。

4. D1中的每个元素都与本发明中的对应元素相似,但总体而言,D1与本发明不同。

在某些情况下,如果将D1逐个元素进行比较(例如,D1包含元素A,B和C,而本发明包含元素A',B'和C'),则D1可能看起来与本发明相似,但结论可能不同从本发明构思的角度来看。例如,在专利无效决定第82712号(关于中国专利第200710162450.0号)中,专利和D1都包括监视,确定和阻止步骤。但是,整个专利中的那些步骤都针对与D1中不同的解决方案。即,专利的每个步骤可以单独地视为D1公开的惯用手段,但是所有这些步骤总体上都比现有技术具有创造性。因此,应该应用发明构思,并且与D1相比,该专利中定义的步骤被视为一个整体。

总体上,上面已经讨论了关于发明概念的思想的几种响应策略。可以看出,先前采用的三步测试是“拆分”技术方案,而本发明的概念集中在技术方案的完整性上。两者中哪一个更合适,可能会因技术领域,现有技术参考,要解决的技术问题等而异。在任何情况下,发明概念的想法可能有助于专利从业人员从角度客观地理解发明。以避免其在中国专利诉讼中的误解。

经2020年6月26日发行的The Legal Intelligencer授权转载©2020 ALM Media Properties,LLC。未经许可,禁止进一步复制。版权所有。

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