揭开2020年标准必要专利和FRAND许可争议的神秘面纱
揭开2020年标准必要专利和FRAND许可争议的神秘面纱

尽管COVID-19可能暂时减缓了法律界的某些日常活动,但头条新闻表明,针对标准必要专利(SEP)和标准,合理,非歧视(FRAND)许可的战争坚持不懈。以前,世界各地的上诉法院很少有机会就许可条款或与标准必要专利进行谈判的方式提供指导。但是最近,德国和英国的最高民事法院在涉及无线通信的SEP和FRAND许可争议中做出了重要裁决。

对于无线通信行业中不熟悉SEP的任何人,可能很难理解这些近期决策和即将到来的决策的跨国意义和重要性。考虑到以FRAND费率许可和不许可SEP都可能产生的反托拉斯和合同问题,本来已经很复杂的法律领域就变得更加复杂。本文旨在提供对全球执法策略的基础理解,并从其中两个方面找出一些要点。’最近最重要的决定。


标准必要专利(SEP)与涵盖必须为建立既​​有技术标准而必须实践的技术的专利相关联。
可以将技术标准视为一组通用规则,行业参与者可以据此同意制造或使用产品的某些功能。例如,无线通信已严格标准化,以确保不同制造商之间的兼容性’设备和移动运营商。这些规则由标准制定组织(SSO)提出,通常基于成员组织的贡献。行业参与者可能会选择不遵守标准,但是这样做可能会使自己处于严重的竞争劣势。

成员可以自由地为在标准制定过程中采用的技术贡献专利保护。由于标准可以创造可感知的价值,因此优先考虑已成为或可能成为标准的关键技术来进行专利保护。作为参与标准化过程的条件,成员必须承诺向其产品实施SEP的自愿许可证持有者提供公平,合理和非歧视(FRAND)的许可证。这些FRAND承诺通常由SSO在知识产权(IPR)政策中定义。一般而言,美国和国外的法院将FRAND承诺视为普通法合同,而预期的被许可人则视为预期的第三方受益人。

全球专利组合可能为论坛购物提供机会。
专利提供将他人排除在给定管辖范围内制造,出售或使用涵盖技术的权利。为了在国外获得保护,一个人必须通过申请和审查程序与每个国家理事机构分开获得国家权利。一旦获得全球投资组合,专利持有人可以在任何实施专利的司法管辖区发起许可讨论。

在此时此刻,仔细讨论开始讨论的地方可能会给专利持有人带来好处。例如,如果市场占潜在被许可人的很大一部分,那么专利持有人就可以最大程度地发挥杠杆作用。’的收入和潜在的被许可人不愿意撤回采用专利技术的产品。专利持有人还应考虑根据所选司法管辖区的法律成功进行侵权诉讼的可能性。到达法庭的许多跨境许可争议都集中在专利持有人是否通过主张专利或进行许可谈判而违反了FRAND承诺或违反了反托拉斯法。两种理论都可以用来制止悬而未决的或即将受到威胁的侵权诉讼,世界各地的法院可能会以不同的方式处理这些询问。如下所述,欧洲最近的决定为在德国或英国发起许可讨论提供了强大的动力。

尚未确定用于确定要约何时为FRAND的单一全球标准。
在美国,FRAND费率可以由法院根据当事方之间的协议或由陪审团决定。负责计算FRAND费率的法院通常会根据专利技术相对于类似许可证的价值,或者基于标准价值和专利持有人所拥有的专利百分比,使用几种方法中的一种。经常使用引起争议的精确方法,但联邦巡回上诉法院和美国最高法院拒绝提供指导。看到 TCL通讯技术爱立信,943 F.3d 1360(联邦巡回法庭,2019年)(要求陪审团审判以确定损害赔偿)(证书被拒绝)。在欧洲国家/地区,要约是否为FRAND通常由法院决定。像在美国那样,那里计算FRAND利率的方法通常仍未解决。

欧洲法院就应如何进行谈判提供具体指导。
华为诉中兴 (CJEU,C-170 / 13,2015年),欧洲法院(ECJ)提出了专利持有人必须采取的一系列步骤,以证明寻求禁令救济的合理性。从本质上讲,专利所有人必须通知SEP和涉嫌侵权的活动,并且在收到被许可人表示愿意就FRAND条款达成协议后,就FRAND条款提供书面报价,包括专利使用费和计算方法。除了表示愿意获得FRAND许可外,潜在的被许可人还必须通过接受要约或以FRAND条款还价来真诚地做出回应。

今年初,德国联邦法院在 西斯维尔国际机场’S.A.诉Haier Deutschland GmbH。KZR 36/17(BGH 2020年5月5日)阐明了华为诉中兴通讯框架。法院裁定准被许可人’表达许可意愿必须是及时,无条件和明确的。此外,除非及直到准许被许可人正确宣布其许可意愿,否则专利持有人无需指定其需求。要明确的是,潜在的被许可人可能总是拒绝要约,并借此机会抗辩侵权要求。但是,正如 西斯维尔 决定,未遵守修改后的准被许可人 华为诉中兴 框架无法成功提出FRAND防御。

法院在 西斯维尔 没有考虑专利持有人是否’提议的特许权使用费率是不合理的,但它确实指出,FRAND义务并不要求标准必要专利持有人以相同的特许权使用费来许可所有人。在这种情况下,向被告侵权人提供的特许权使用费率是以前向另一家中国公司提供的特许权使用费率的几倍。法院认为,该提议没有歧视性,因为先前的提议是在中国政府的巨大压力下提出的。

一些欧洲法院将确定全球FRAND使用费率。
在许多情况下,全球SEP专利组合的所有者更愿意在全球范围内协商条款。许可条款可以指定全球特许权使用费率,例如采用产品组合所涵盖技术的每种产品的销售价格的百分比。这样避免了难以根据单个专利的范围来设定专利使用费率的麻烦。也许更重要的是,获得有利的全球FRAND许可证的专利权人可以从对许可证持有人更为友好的司法管辖区获得特许权使用费,而不必进行旷日持久的谈判或诉讼。

在美国,大多数打算计算FRAND特许权使用费率的地区法院都是基于对被告侵权者主张的美国专利而这样做的。但是在少数外国案件中,尽管专利授予国家权利,并且仅在授予专利权的司法管辖区有效,但法院还是根据司法决定了全球专利组合的特许权使用费率。最近,在 无线星球诉华为,[2020] UKSC 37,英国最高法院在SSO的措词中确定了确定全球特许权使用费率的依据’知识产权政策。英国法院认为,在SSO政策中没有论坛选择条款说明应确定许可条款的地方的情况下,主张全球投资组合专利的国家法院有权决定适用于全部专利的FRAND条款投资组合。

总而言之,SEP投资组合的许可是一项可以在投资组合构建过程中从战略规划中大大受益的工作。计划寻求全球许可的专利持有人应明智地确保其技术在主要市场中得到充分保护,并应就启动许可讨论的最有效和最有效的论坛咨询当地或地区法律顾问。另一方面,被要求就FRAND许可进行谈判的提案的当事方也应类似地咨询当地或区域法律顾问以做出适当的回应。当事人还应调查法律状况,以确定在发生诉讼时如何最大程度地利用其可用的补救措施和辩护。 FRAND可以是一把两刃剑,SEP的持有者和潜在的被许可人都必须仔细考虑这两个方面。

转载自2020年10月22日的 法律情报员 ©2020 ALM Media Properties,LLC。未经许可,禁止进一步复制。版权所有。

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