在新的先申请专利环境中开展业务

许多小型企业实体发现他们偶尔会希望寻求专利保护的新产品或过程。这些小型企业中的一些可能已经在专利程序方面有过一些经验。不幸的是,随着美国发明法(AIA)的出现,许多先前的专利法发生了变化。在提交专利申请之前,AIA对从事市场活动的企业的后果进行了根本性的改变,许多偶尔寻求专利保护的商业实体并未对其内部程序进行必要的调整。

在AIA之前的美国专利法中有一项规定,使发明人可以对在申请日期之前一年以上没有出售或要出售的发明提出专利申请。先前的专利法还包括“first-to-invent”该条款允许发明人在某些情况下起誓在申请日之前一年以上未公开提供的现有技术参考文献之后发誓,并有效地删除了该参考文献,成为获得专利的障碍。因此,发明人’在提交之日起一年内的商业活动或在提交之日前一年以上没有的现有技术将使发明人败北’s right to a patent.

The prior U.S. law was not consistent with most of the international patent laws. Although, and there was a desire to harmonize the U.S. law so that it was more consistent with the international practice, there were concerns that a full harmonization would adversely impact small businesses and individual inventors. There was no real evidence that a total prohibition on pre-filing commercial activity and a 首先提交 system would be harmful and many countries have operated under those conditions for many years. However, a compromise was reached and the AIA was signed into law in September 2011 and the 首先提交 provisions became effective in March 2013. 

在妥协之下,“第一位发明人”现在发明人将获得专利,以后的发明人不能再在先有技术参考的日期后发誓,但是从最早的商业活动开始,发明人仍然有一年时间可以提出专利申请。乍看之下,这可能是一个不错的折衷方案,但它可能会产生一种错误的安全感,从而导致和发明人延迟专利申请的提交。这可以用一个相对简单的例子来证明。如果发明人A’的发明付诸实践并于2017年1月1日出售,发明人A’的专利申请必须在2018年1月1日之前提交。如果发明人B独立减少了与发明人A相同的发明’如果本发明于2017年6月1日开始实施,并于2017年8月1日提交了专利申请,则发明人B将有权获得该专利。因为A的一年例外’的商业活动对A来说是个人的,不能用来击败B’享有专利权“first-to-file” inventor.

折衷方案给正在考虑寻求专利保护选择权但不想承担费用的企业带来两难境地,除非该发明已证明具有商业可行性。换句话说,发明人在市场上对发明的商业方面进行测试的预申请期间如何保护发明?根据AIA之前的专利法,发明人或企业通过保留详细记录来解决此问题,如果有必要,这些详细记录可以支持在参考文献之后发誓。尽管这不是一个完美的解决方案,因为不能保证在后面保证会成功,但它确实提供了在发明控制范围内的潜在保护措施’的所有者。但是,如前所述,折衷方案删除了​​该选项,但未提供任何解决此闲置时期的规定,在此期间,发明人不必提交专利,但仍可能丧失对第一个提出申请的另一位发明人的权利。

从以上讨论中可以清楚看出提早提交日期的重要性,但是当发明的商业价值仍然不确定时,您能否保留和提早提交日期?答案在于AIA保留的美国专利法的另一条规定;临时专利申请。正如美国专利商标局(USPTO)所指出的那样,专利临时申请(临时申请)是根据35 U.S.C向USPTO提交的美国国家申请。第111(b)条。临时申请不需要具有正式的专利主张,宣誓或声明。临时申请也不应包括任何信息披露(现有技术)声明,因为不会检查临时申请。临时申请提供了在35 U.S.C下提交的在后提交的非临时专利申请中确定提早生效日期的手段。第111(a)条。它还允许结合本发明的描述来应用术语“专利申请中”。

上面引用的来自USPTO的语言突出显示了临时申请的一些优势。它可以作为以后提交的非临时申请的优先权依据;它的正式要求较少;它不承担公开现有技术的任何义务;没有美国专利商标局与临时案有关的起诉;没有持续的诉讼费用;并且,本发明可以描述为正在申请专利。临时申请的提交日期可能足以提供第一提交日期,该第一提交日期将避免基于提交日期的发明损失。要牢记的一个重要注意事项是要求临时申请公平披露以后要求保护的发明。因此,临时申请不能无意义地提交,并且必须公平地公开在提交临时申请时申请人实际上处于发明的位置。

对于可能不时拥有可授予专利的发明的实体,应事先告知其任何给定行为的要求和可能的陷阱。事先了解需求可以避免失望和浪费时间和精力。美国专利商标局对其专利申请的一般信息有很好的总结 网站。美国专利商标局的另一个有用链接是,比背景信息所必需的链接更为详尽。 专利帮助.

通过 way of a summary, it is important to remember that the United States now has a 首先提交 patent system. While an entity’实体在提交专利申请前不到一年的商业活动仍不能阻止申请的提交,实体’的预归档活动不再可用于显示先前的“date of invention” for the purpose of swearing behind a prior art reference. Under the current 首先提交 focus in patent examination, securing an early filing date is a critical consideration for all potential patentees who should become familiar with the statutory requirements.

转载自The Legal Intelligencer 2017年1月5日的许可©2017 ALM Media Properties,LLC。未经许可,禁止进一步复制。版权所有。

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