用雇佣协议管理知识产权问题

本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)创造了一个公理,即“一盎司的预防值得一磅的治疗”。据称,富兰克林实际上发表了有关消防安全的声明,这对他来说是一种崇高的愿望。如今,该公理已完全适用于企业管理知识产权(IP)问题的工作。许多公司依靠旧的所有权形式或使用人力资源部门(HR)收集的通用形式,而很少考虑下游后果。

本文主张由内部或全职律师定期审查公司雇用协议,并建议由律师参与任何新聘人员,而该职位极有可能导致创建知识产权。此外,应特别注意与具有先前知识产权经验的潜在新员工面谈,以期有望产生知识产权,以避免与先前雇主和任何先前有关知识产权的协议发生冲突。

雇佣协议中的IP条款通常包括保留条款或遗留条款,使离职员工有义务将与雇主业务有正切关系的离职后发明重新分配给雇主。这些规定提出了几个问题。

对于新雇主,应在雇用潜在雇员之前收集此信息,以评估与先前雇主发生冲突的可能性,并确定先前的协议是否对潜在雇主从事拟议工作的能力造成任何限制位置。在请求此信息时,重要的是让潜在员工确定所有在先发明,无论是否已获得专利和/或转让给另一家公司或以前的雇主。如果是个人,则此信息应记录在新的雇佣协议中。

对于以前的雇主,问题取决于在先前的工作中幸存的准备金是否合理和可执行。许多司法管辖区将尚存的转让规定视为离职后限制,并以类似于非竞争协议的方式对其进行分析。即,法院考虑协议条款的时间和范围是否合理,以及这些条款是否过分地阻碍了员工的工作能力和使用获得的技能的能力。

新泽西最高法院 Ingersoll-Rand诉Ciavatta,542 A.2d 879(N.J. 1988) 提供 对先前雇佣协议中保留的先前雇佣协议中的分配条款问题的有益概述。在 新泽西最高法院英格索兰公司提供了以下说明性脚注:

“为帮助雇主起草未来的延期协议,我们强调[Ingersoll-Rand协议]第1(c)段的以下措辞,该措辞适用于“发明,版权和/或外观设计...并应归因于在此期间的工作 涉及一种方法,物质,机器,制造品或其中的改进,属于该公司的业务范围  ”。英格索兰公司在全球拥有30个分支机构,因此该条款可能适用于Ciavatta雇用范围之外但众多分支机构中任何一个的活动。我们提醒雇主,这种用语似乎会过于广泛,因此将无法执行。”

上述警告是新雇主在评估潜在雇员的事先协议时应牢记的。注意如何根据规定的合理性分配风险,以及新雇主在雇用员工时可能的抗辩理由。如果该规定从表面上看是合理的,那么该规定的执行是否会阻碍该雇员担任建议职位?如果该规定似乎不合理,那么潜在的雇用人员是否足够重要,以至于新雇主愿意对这一问题进行诉讼?

消除了就业前的障碍后,就业协议应考虑并特别解决预期的知识产权相关问题。用富兰克林的话来说,一个坚定的共识是建议的“预防措施”。

考虑情况  Aetna-Standard Engineering诉Rowland,493 A.2d 1375(Pa。Super。Ct.1985)。在这种情况下,雇用了一名设计师,随后负责改进给定的机器,并与他的主管一起取得了成功。双方对于发明的所有权或转让没有任何协议。雇主试图强迫雇员转让专利,但被下级法院驳回,并在上诉中予以肯定。

In 聘用发明人Aetna-Standard时曾受过培训和工程经验,但他坚持认为他没有书面或口头的合同或义务,要求将任何发明转让给Aetna。他拒绝转让他的发明。当他承担的一项特殊任务导致发明申请了专利时,他没有得到任何额外的补偿,只被指示与第三方合作开发Aetna项目合同的设备。最终,在没有达成协议的情况下,Rowland不必将专利转让给Aetna并保留其共同发明人的权利。但是,由于Rowland的主管是将自己的利益分配给Aetna的共同发明人,因此Aetna至少是Rowland的专利共同所有人,并且每个人都可以自由使用该专利,而彼此之间没有任何义务。 Aetna最终获得了昂贵的“治愈费用”。

在2011年, 最高法院,在 Leland Stanford Junior University董事会对Roche Molecular Systems案,563 U.S. 776(2011),他重申了一项长期的,公认的原则,即一项发明的权利属于发明人,并且没有将这些权利明确授予雇主,雇主在本发明中没有权利。该原则的依据可以追溯到最高法院的案件,  美国诉Dubilier冷凝器案,289 U.S. 178(1933).

在考虑雇员是否有义务向其雇主转让发明时,法院还考虑了发明人-雇员拒绝签署带有知识产权转让规定的雇佣协议文件。未能解决该问题可能对后来迫使另一种所有权理论下的转让产生致命影响。看到 银行诉Unisys,228 F.3d 1357(联邦巡回法院,2000年)。用不同的术语表述,“如果员工的工作范围是在一个领域内概括的,则 在没有合同的情况下,法院不会假定雇员有责任转让其雇主专利。 Peregrine Semiconductor诉RF Micro Devices, 编号3:12-CV-0911-H(2014年1月8日,美国法典)。在那种情况下,Peregrine被拒绝了一项初步禁令,因为它没有将员工发明分配给公司的合同,也无法表明发明人受“雇用发明”理论的约束。 “雇用发明”学说是一种公平的学说,该学说通常规定,如果雇用雇员来设计和开发新工具以解决特定问题,则雇主享有实施该雇员发明的公平权利。解决这个问题;也可以看看  Standard Parts 诉Peck,《美国判例汇编》,264 U.S. 52,59-60(1924)。但是,“雇用发明”学说并没有将合法所有权转让给专利。始终倾向于将发明中的所有权利转让给雇主的协议。

雇佣协议中包含的IP分配条款的语言至关重要。具有明确的无条件语言的分配规定可能会得到执行。未来的或有条款是有问题的。因此,“我将分配”和发明与“我将分配”发明之间存在显着差异。

这在以下情况中得到了证明  DDB Technologies诉MLB Advanced Media,517 F.3d 1284(联邦法院,2008年)。的 在DDB案中,一项协议中包含一项尚存的IP条款,其中包括以下措词:“员工应立即向公司提供完整或完整的记录,以记录他单独或共同拥有的任何技术思想,发明和改进,无论是否可申请专利。在[斯伦贝谢]任职期间构想,做出或首次披露。员工同意并 特此授予并授予公司或其代名人其在第3款范围内的思想,发明和改良的全部权利,所有权和利益,并授予其转让的全部权利,所有权和利益。”法院遵循一般规则,即当雇佣协议明确授予将来的权利时向雇主提出发明,一旦发明产生就无需采取进一步的行动,并且所有权的转让是通过法律的实施而发生的。

相反,如 斯坦福大学诉罗氏分子系统公司, 583 F.3d 832,842(联邦巡回法院,2009年),未来转让一项发明的协议(“我将转让”)已被美国联邦巡回上诉法院解释为仅传达公平的所有权。仅作为将来转让权利的承诺,此类语言需要随后的转让才能转让合法所有权。

因此,创建承诺分配未来IP的IP协议语言无法轻松解决所有权问题。在  IpVenture诉Prostar Computer,503 F.3d 1324(联邦巡回法院,2007年),联邦巡回法院考虑了以下措辞:“此类专有开发是HP的专有财产,我同意:a。及时向HP披露这些内容; b。 将它们分配给HP;和c。为了执行所有文件并与HP合作进行所有必要的活动,以在所有国家/地区获得专利,版权,掩膜作品和/或商业秘密保护,HP会支付费用。”联邦巡回法院总结说,这仅仅是转让的协议因此,协议语言要求随后的书面文书将所有权归属雇主。 Advanced Video Technologies诉HTC, 879 F.3d 1314(联邦制2018年),联邦巡回法院再次裁定,使用术语“将要转让”的雇佣协议转让语言仅是转让的承诺,它不是根据法律规定转让所有权的当前转让。

雇主的主要收获如下:当雇用可能产生知识产权的人时,请务必研究所有可能影响潜在雇员职责和/或将发明分配给先前雇主或潜在新雇主的能力的先前协议和工作经验;并确保公司雇用协议包括 目前通过法律规定分配知识产权的语言;并且,即使公司文件具有可接受的当前转让语言,也应为每个发明获得单独的已签署的转让协议,以备记录。单独的转让文件很简单,可以在美国专利商标局进行记录,而不必担心雇佣协议中可能包含的私人公司信息。

正如所引用的案例清楚地表明的那样,提前对这些问题的关注不仅仅是“预防”。

经The Legal Intelligencer 2018年3月30日的许可转载©2020 ALM Media Properties,LLC。未经许可,禁止进一步复制。版权所有。

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