专利发明人团队协作't Always Make the Dream Work

专利法中似乎很好地解决了对专利所有权和提起诉讼的权利的要求。正如最近判决的联邦巡回上诉法院所证明的(案例2019-2244), AntennaSys,Inc.诉AQYR Technologies,Inc.等人忽视所有权或执法要求可能会导致诉讼人浪费时间和成本,并使法院感到沮丧。本文提高了所有权和执行权的细微差别的认识,以期避免所有参与者的成本和挫败感。

潜在的争议 AntennaSys,Inc.诉AQYR Technologies (AntennaSys和AQYR)涉嫌与便携式天线定位系统有关的专利侵权。该专利系统是由为不同公司工作的共同发明人发明的:AntennaSys和Windmill。每个共同发明人将其发明专利权分配给了各自的雇主。这是一个相当普遍的事件,在雇佣过程中发明并签订了雇佣协议。到目前为止,关于发明家或分配给独立雇主的工作并没有什么异常。从这里开始,细节变得复杂,所有权利益和当事方义务变得越来越纠结。

AntennaSys和Windmill达成了许可协议,其中Windmill获得了AntennaSys的独家许可’对专利的兴趣。但是,只要Windmill达到销售配额,该许可协议就是排他性的。随后,风车不符合销售配额,根据协议,专有许可证转换为非专有许可证。在未达到销售配额的情况下,每一方都恢复了其对专利权的独立所有权,并拥有仿佛从未达成协议的专利开发权。

此外,Windmill和AntennaSys之前还创建了一家有限责任公司,以拥有该主题专利的一半权益。风车公司和AntennaSys公司同意他们创建这个有限责任公司,但目前尚不清楚这最终会对许可安排产生什么影响。不久之后,AntennaSys起诉AQYR Technologies,后者恰好是Windmill的全资子公司,侵犯了专利。

提出索赔后,AntennaSys判定其专利侵权诉讼不会成功。由于不利的索赔构造,AntennaSys试图通过寻求对非侵权的简易判决来撤消诉讼,以避免AQYR’无效和不可执行的肯定性辩护。解决了一些程序问题后,地方法院对Windmill和AQYR进行了判决,AntennaSys向联邦巡回上诉。尽管在地方法院一级存在多个问题,但联邦巡回法院的重点与地方法院有所不同。

在向联邦巡回法院提出上诉后,AntennaSys将其挑战集中在其在地方法院收到的不利的索赔要求上。出乎意料的是,AQYR回应说,AntennaSys缺乏在没有加入Windmill作为共同原告的情况下提起专利侵权诉讼的资格。联邦巡回法院同意,是否必须加入专利共同所有人存在一个门槛问题,这导致法院在随后的复述中确保了在专利侵权诉讼中确保正确的当事人被指定的细微差别。

联邦巡回分析
联邦巡回法院开始通过解释进行分析 每个专利的共同拥有者可以在未经其他专利所有人同意或向其他专利所有人负责的情况下制造,使用,提供出售或出售专利发明。 (请参阅35 U.S.C.§262)。这是专利法和共同所有人的基本原则’一项发明的权利。同样重要的是要记住,每个专利共同拥有者都可以通过向第三方授予许可来剥夺另一共同拥有者在市场上的权利或控制权。 (参见先灵公司诉Roussel-UCLAF SA,104 F.3d 341,345(联邦法院,1997年))。正如美国联邦巡回法院简要解释的那样:第262条将每个专利共同所有人置于另一人的摆布之下。 (参见Ethicon,Inc.诉U.S. Surgical Corp.,135 F.3d 1456,1468(联邦法院1998年))。

提起专利侵权诉讼的另一基本原则是 专利侵权诉讼必须与所有共同所有人共同作为原告。(看到 伦理, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir. 1998)). The Federal Circuit explained two exceptions to this principle:

(1)‘专利所有人授予独家许可后,他与被许可人之间建立信任关系,必须允许被许可人以自己的名义提起诉讼;’
 (2) ‘[i]如果达成协议,共同所有人放弃拒绝参加诉讼的权利,其共同所有人随后可以强迫他加入针对侵权者的诉讼。” (See 伦理,135 F.3d at 1468 n.9(引用 独立。无线电话诉美国广播公司。,269美国459、469(1926)和 威灵汉诉劳顿,555 F.2d 1340,1344–45 (6th Cir. 1977.

也是 专利法的基石,即未经同意的一项发明的共同拥有者不得根据联邦民事诉讼程序规则第19条非自愿地加入专利侵权诉讼。 (看到 STC.UNM诉Intel Corp.,754 F.3d 940,946(Fed。Cir.2014))。最终,联邦巡回法院得出结论认为,有必要将案件退回地方法院,以解决这些各种问题。联邦巡回法院显然被各方激怒’关于Windmill是否需要作为原告参加侵权诉讼的论点,并指出:“各方在推进其令人困惑且可能毫无价值的理论时,做出了一些关键性的疏漏。”

该案的事实令人困惑;最终,可能很难从联邦巡回赛中找到具体的教训’由于这种困惑而持有。但是,至少有以下一般的外卖实践指导。

  1. 确保了解所有发明团队成员,尤其是涉及不同雇主时。
  2. 始终确保任何合资企业明确定义任何专利权的所有权参数。
  3. 关于侵权行为,重要的是,原告必须确定自己确实拥有主张的权利。
  4. 对于被告,不要以为原告拥有专利权,而要一直追踪所有权,尤其是涉及多个实体时。
发表于: 专利权

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