最高法院裁定,即使是“秘密销售”也可以在AIA下进行“待售”的发明

2019年1月22日,美国最高法院裁定,将一项发明出售给有义务对该发明保密的第三方可能会将该发明“on sale”出于Leahy-Smith美国发明法(AIA)的目的。情况是 Helsinn Healthcare S.A.诉Teva Pharmaceuticals USA Inc. 最高法院通过这项裁决回答了有关“on-sale bar”自2011年AIA颁布以来一直存在的可专利性问题。

在AIA之前,已经制定了一项法律,即体现一项发明的销售,无论是公开的还是私人的,都发生在发明专利申请和使用法律援助的日期之前一年以上。

但是,AIA修改了35 U.S.C.的语言。§102声明除非获得要求保护的发明,否则某人可能有权获得专利“was in 上市 use, 特价, or 否则向公众开放”在申请的有效提交日期之前一年以上。 (添加了强调)。包含短语“否则向公众开放”导致人们猜测机密(非公开)出售是否仍会触发“on-sale bar.”

当Teva Pharmaceuticals(Teva)质疑Helsinn Therapeutics(Helsinn)主张的专利的有效性时,这种困惑变得异常严重。赫尔辛与第三方就销售包含专利主题的产品达成了一项保密协议。该协议公开了获得专利的主题,并在赫尔辛提出专利申请之前已签订了一年多。 Teva依靠AIA之前的先例,认为该协议即使是机密的,也触发了“on sale”酒吧。赫尔辛(Helsinn)辩称,友邦保险(AIA)的用语清楚地表明,必须公开出售才能触发“on sale” bar.

最高法院同意Teva的裁决,并认为AIA并未改变第102条关于“on sale bar.”最高法院援引其自己的先例,将第102节解释为支持这样的主张,即出售或出售要约不需要使发明公开给公众,从而构成无效的现有技术。法院还指出,联邦巡回上诉法院(CAFC)明确认定,“secret sales”如果在一项发明的专利申请的提交日期之前一年以上,该专利可能会使专利无效。简而言之,添加了全部用语“或以其他方式向公众开放”最高法院不能得出这样的结论,即国会打算改变“on sale” as meaning only 上市 销售或要约。

与许多其他决定一样,该决定强调了尽早并在公开或秘密地将发明的详细信息告知任何第三方之前提交专利申请的重要性。

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